[Modelo] Direito de Marca – Ação de obrigação de não fazer com pedidos de indenização e de tutela de urgência

em desfavor de [Nome e qualificação do réu – cantor], o que fazem segundo os elementos de fato e argumentos de direito abaixo expendidos:

1. Dos fatos

As autoras firmaram com o réu, em 00/00/0000, Contrato de prestação de serviços de representação, administração de carreira, licenciamento de uso de imagens, produção artística e outras avenças, tendo em vista que o réu é cantor e as autoras, empresas que atuam na produção e promoção de artistas.

Em relação à segunda autora, foi ainda firmado, em 00/00/0000, Contrato de prestação de serviços de representação artística, para a venda de shows artísticos apenas.

Para que o réu, como artista/cantor, se tornasse um “produto” novo no mercado, foi criado e pensado um nome artístico, para ser criado e considerado como Marca, conforme previsão da Lei de marcas e patentes.

Assim, as autoras decidiram pela criação da Marca [Nome] e a primeira autora depositou pedido de registro dessa Marca, perante o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Processo 000000000), aos 00/00/0000, ou seja, um dia antes da celebração do contrato principal, que envolve todas as partes deste processo e obteve a concessão de uso exclusivo da marca em 00/00/0000, pelo período de 10 (dez) anos.

A segunda autora, por sua vez, depositou dois pedidos de registro da marca perante o INPI (Processos 000000000 e 000000000), tendo em vista que a atividade exigia um complemento de registros complementares da marca exclusivos para a realização de shows, etc. e obteve a autorização para uso da marca e, assim, as autoras obtiveram o direito de exclusividade de seu uso.

Assim, as partes celebraram em contrato, regra prevendo que a marca pertenceria às três partes contratantes em partes iguais, vejamos:

[Transcrição da cláusula contratual]

Nas cláusulas 0.0 a 0.0, foi regrada a forma de transferência da parte da marca ora discutida para o réu, conforme previsão do item 4 (quatro), das disposições iniciais do contrato firmado entre todas as partes, conforme vemos na transcrição abaixo:

[Transcrição das cláusulas do contrato]

Veja Excelência, que a primeira autora tinha o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a inserção do nome do réu nos registros legais e de internet, contudo, antes desse prazo ele começou a causar enormes problemas de relacionamento e na execução do contrato.

O réu começou a causar confusão bem antes desse prazo, em 00/00/0000 (Cinco meses após a celebração do contrato), quando enviou notificação extrajudicial às empresas autoras, pleiteando absurdos, como detalhamento de nomes de Rádios de frequência AM e FM que seriam trabalhadas (Fatos futuros), nome da equipe de assessoria de imprensa que seria contratada (Fatos futuros), enfim, exigências desproporcionais.

Não bastasse tal atitude, posteriormente ainda revogou a procuração pública que fora outorgada ao representante da segunda autora 00/00/0000 (Doc.j.), para que seu representante legal pudesse vender shows, ou seja, impedindo e dificultando a execução do contrato, que previa a procuração na forma pública para que não houvesse nenhum entrave do decorrer dos negócios jurídicos que seriam realizados, e.g., a venda de shows e contratações de profissionais (músicos, etc).

A referida notificação também se referia ao fato da inexistência da menção, no plano de carreira do réu, da quantidade mínima de shows que seriam realizados, o que é um absurdo, pois como um show artístico dessa natureza depende de ser vendido, jamais poderia ser “adivinhado” o número de shows que seriam vendidos.

Antes da execução do plano de carreira, queria o réu, como se referiu na notificação enviada, a informação das datas e horários de shows, o que demonstra sua falta de boa fé e que se utiliza de subterfúgios desproporcionais para tentar se locupletar indevidamente, usurpando o investimento feito na marca [Nome].

A notificação chega ao ponto de pedir, que antes de se procurar as emissoras de TV, que fosse fornecido até o horário que seria veiculado anúncio da participação do réu em determinado programa de TV, o que mais uma vez demonstra que não perde uma oportunidade para interpretar os fatos da forma que mais convém aos seus desígnios, independente da verdade e da lógica.

Como seria possível saber, quando seria veiculado anúncio da participação do réu em programa de TV, se isso não cabe às requeridas e sim às emissoras, que o fazem conforme a conveniência da divulgação de seus programas durante os intervalos dos programas de sua grade?

Enfim, foram tantas as interpretações exageradas, deturpadoras e equivocadas do réu durante a relação contratual, demonstradas no texto da notificação ele próprio enviou, que ensejou uma contranotificação de 14 (quatorze) páginas, que não se transcreve aqui para que esta petição inicial não fique exageradamente grande, contudo seguem anexadas as cópia da notificação e da contranotificação ora citadas.

Assevera-se que a contranotificação informou ao réu, na época, que o plano de carreira é uma série de diretrizes que seriam seguidas e que os detalhes que eram solicitados ocorriam na intenção de deturpar as obrigações previstas contratualmente, ou seja, ficar o réu, integralmente com o investimento feito pelas autoras, inclusive 000.000 CDs de divulgação das músicas interpretadas pelo réu que foram fabricados e gravados, conforme demonstram os recibos ora anexados, pois exigia ele (réu), no plano de carreira, que constassem detalhes de momentos futuros que não eram exigíveis naquele momento.

Após a contranotificação recebida e vendo o equívoco e a confusão que causou, o réu se reuniu com as requeridas no dia 00/00/0000 e entendeu que estava errado e assinou declaração, juntamente com seu pai, Sr. [Nome], que interfere demais nas opiniões do réu, influenciando-o e ajudando a causar confusões e atritos, mas tal fato permitiu a retomada da relação contratual.

Não bastasse isso, para que a relação entre as partes continuasse, as requeridas receberam do réu, por escrito (Doc.j.), uma Carta, em 00/00/0000, onde diz que a segunda requerida está adimplente quanto a todos os seus deveres e obrigações dos contratos em questão, solicitando ainda, a retomada dos serviços.

Após isso a relação contratual foi retomada e as autoras fizeram um sem número de ações e importantes e valiosos investimentos em prol da carreira do réu, como (i) a gravação de 2 (dois) CD’s, em um total de 170.000 (cento e setenta mil) unidades fabricadas, (ii) gravação de Clipes musicais, (iii) divulgação em cidades estratégicas e em locais de shows, (iv) trabalho e investimento em diversas rádios pelo país, (v) inserção do autor em programas de TV e promoção de relacionamento do autor com artistas, (vi) forneceram a marca [Nome] para o autor, (vii) produção de material promocional, como copos, bonés e camisetas e (viii) produção de material gráfico promocional para a divulgação do trabalho do autor. (Docs.js.)

No link abaixo podemos ver alguns dos 11 (onze) principais vídeos produzidos pelas autoras para o réu e outros onde ele participa de programas de TV:

[Link para os vídeos]

Em 00/00/0000, o réu novamente utilizou-se da via da notificação para requerer prestação de contas desde o início do contrato, como se não tivesse assinado nenhuma declaração de adimplência das requeridas e rompeu o diálogo, bem como o cumprimento dos contratos.

Não bastasse isso, o réu, em 00/00/0000, ajuizou ação judicial de rescisão contratual c.c. pedido de prestação de contas e danos morais, que foi extinta por não reunir condições técnicas de prosseguimento e encontra-se na fase de recurso.

Ocorre Excelência, que após feitos esses grandes investimentos na carreira do réu, este abandonou o contrato sob a alegação que não estavam sendo lhe prestadas contas e usurpou totalmente a marca [Nome], passando a se agenciar por conta própria, utilizando-se da marca e, principalmente dos altos investimentos feitos.

O réu é tão ousado, que inicialmente comunicava as autoras, dos shows que fazia com o uso indevido da marca, via e-mail (Docs.j), e que estava descumprindo o contrato e que inclusive prestaria contas (fato que nunca ocorreu).

Posteriormente, o réu deixou até de comunicar por e-mail e aumentou significamente a realização de shows de forma independente, anunciando-se como [Nome da marca] (conforme monitoraram as autoras) e descumprindo os contratos, que não foram formalmente rescindidos.

Desde Setembro de 0000, o réu vem realizando shows toda a semana, em uma média de 10 (dez) apresentações mensais, conforme podemos ver nas divulgações feitas através de sua conta na rede social Facebook.

Também é de se asseverar, que além de utilizar a marca de forma não autorizada, o réu ainda está dilapidando seu valor, pois está se apresentando por valores de cachet ínfimos e em locais inapropriados para o projeto que era previsto para a marca [Nome da marca], para se tornar um ícone nacional da música sertaneja.

Para finalizar, o réu ainda tentou o absurdo de requerer o registro da mesma marca perante o INPI, através do processo nº 000000000, que restou indeferido, logicamente, pelo requerimento anterior de registro da marca pela primeira autora.

Diante dos fatos expostos, não restou alternativa para as autoras preservarem seus direitos em relação à marca [Nome], senão a propositura da presente ação, para que, não só seja impedido de utilizar-se da referida marca sem que haja a participação das autoras, mas também que seja condenado a indenizá-las, na forma da fundamentação abaixo apresentada.

2. Do direito

2.1. Do direito das autoras à proteção do direito de propriedade sobre a marca [Nome da marca]

Conforme garantia de ordem constitucional prevista no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal[1], a propriedade de uma marca devidamente registrada perante o órgão público competente é direito líquido e certo.

Por sua vez, a lei nº 9.279/96, que regulamenta o assunto, não só prevê o direito de propriedade da marca registrada, como confere medidas de proteção da marca, que podem ser utilizadas por seus proprietários, conforme vemos no artigo 130 da referida Lei de marcas e patentes, conforme segue abaixo transcrito:

“Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I – ceder seu registro ou pedido de registro;

II – licenciar seu uso;

III – zelar pela sua integridade material ou reputação.”

No caso em tela, as autoras jamais permitiram que o réu se utilizasse de forma indevida da marca [Nome] ou mesmo licenciaram seu uso ao réu.

O uso da marca atualmente se dá em descumprimento de um contrato e ofendendo os direitos da primeira requerida, que, como já informado e provado, detém o registro da marca [Nome da marca]. (Docs.j.)

Não bastasse isso, a referida legislação ainda confere o direito do proprietário da marca, o direito de zelar por sua integridade material e pela sua reputação. O réu, como já dito, está desvalorizando os investimentos feitos e diminuindo a reputação da marca [Nome da marca], que de cantor visto na TV e tocado em muitas rádios, hoje se apresenta apenas em pequenos bares e restaurantes.

Diante desses fatos e da proteção legal conferida aos proprietários da Marca e das normas contratuais vigentes é que o réu não pode se utilizar da marca {nome da marca] ao seu bel prazer, ignorando a legislação, os contratos celebrados com as autoras e ainda denegrindo sua imagem, haja vista que não possui conhecimentos suficientes para gerir e alavancar uma carreira.

De mais a mais, a legislação pátria ainda confere proteção legal ao direito de propriedade de uma marca através do Decreto nº 1.355/94, que promulga e insere no ordenamento jurídico pátrio, o resultado da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Maraqueche, em 12 de abril de 1994, que prevê no artigo 16, do acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, a seguinte regra protetiva das marcas:

Mutatis mutandis, muito embora o réu não seja um terceiro, pois detinha legitimidade contratual para o uso da marca [Nome da marca], ao descumprir os contratos, que tinham vigência de 10 (dez) anos e utilizando a marca indevidamente sem a participação das autoras, nos termos da legislação contida no tratado internacional acima informado e integrado ao sistema jurídico brasileiro, não pode ele (réu) continuar a usar a referida marca, senão por meio de negociações realizadas pelas autoras.

Com os sucessivos e reiterados descumprimentos contratuais por parte do requerido, por uma questão de legítima defesa de direitos, a propriedade da marca [Nome da marca] ficou registrada em nome da primeira autora, que detém a exclusividade de seu uso desde 00/00/0000 e ante as referidas transgressões contratuais, as autoras não se viram obrigadas a cumprir suas partes no contrato e não transferiram, como dito, por total insegurança jurídica, a parte da marca que caberia ao réu, pois se mostrou uma pessoa não confiável.

Diante disso, cabe às autoras, por uma questão legal e contratual, o direito de utilização exclusiva da marca [Nome da marca], tendo em vista que, nos termos da Lei de marcas e patentes, em seu artigo 129, somente quem detém o registro é que detém exclusividade no uso da marca e, como a situação jurídica se configurou, é a primeira autora que detém essa exclusividade.

Vejamos a norma supracitada:

“Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo e todo o Território Nacional (…)”

O uso não autorizado da marca pelo réu, ou seja, a reprodução sem autorização dos elementos caracterizadores do sinal protegido a título de marca, qualquer que seja a sua destinação, desde que com intenção de lucro, caracteriza a infração ao direito de propriedade da marca.

O nosso regime jurídico em relação às marcas é atributivo, segundo o qual o regime assume caráter constitutivo do direito ao uso exclusivo da marca e Reza o art. 129 que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido conforme as disposições da lei, sendo assegurado ao seu titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional.

O direito das autoras, em especial o da primeira autora, é real (de propriedade) em sua essência, conforme as lições de Pontes de Miranda a respeito:

“O direito de propriedade preexiste ao registro se tal propriedade é a intelectual, ou se em sentido lato se fala de propriedade (= direito patrimonial). No plano do direito industrial, há o direito (patrimonial) formativo gerador, que é o direito ao registro, é o direito real que resulta do registro.[2]”

Depreende-se dos fatos, que o réu, embora de alguma forma se entenda proprietário da marca, não podemos considerar isso como proporcional, tendo em vista que não cumpriu os contratos e por isso não pode ter o privilégio de obter direitos sobre a marca ora discutida, sem que tenha se cumprido os contratos desde a fase inicial, cujas vigências eram de 10 anos cada um.

Mesmo que se considere, o que se admite apenas por amor ao debate, que o réu tenha uma parte da marca [nome da marca], a propriedade é plúrima e os outros proprietários, no caso as autoras, não poderiam ter sido ignoradas como estão sendo ou preteridas por outras empresas na gestão da marca em referência, sob frontal e direta ofensa ao direito de propriedade da marca.

A conduta do réu é um claro desrespeito aos reais proprietários da marca [nome da marca], em especial a primeira autora, que detém o registro e a legitimidade da segunda autora provém dos investimentos feitos e dos contratos celebrados, onde participa da propriedade da marca em discussão.

Mais que uma transgressão de ordem civil, pode a conduta do réu configurar-se como crime de concorrência desleal, a teor do que preconiza o artigo 195 da Lei nº 9.279/96, vejamos:

“Art. 195- Comete crime de Concorrência desleal quem:

(…)

III- emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

[…]

V – usa, indevidamente, nome comercial, título, estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essa referência;

Pena – Detenção de 03 (três) a 01 (um) ano, ou multa (…)

A obrigação de não fazer, isto é, a obrigação de abster-se de utilizar a marca sem autorização do titular da mesma decorre do direito das autoras, de não terem o direito de propriedade sobre marca violado, com seu uso abusivo, indevido e ilícito por parte do réu.

Diante do direito das autoras, como proprietárias da marca [Nome da marca], como já explanado, no exercício da defesa da referida marca, contra seu uso indevido, sua desvalorização, contra o desperdício do material em áudio e vídeo realizados e também na preservação dos valores financeiros que lhes são devidos em função da propriedade da marca, que não estão sendo pagos é que deve ser o réu, impedido da utilização da marca, em caráter liminar e sob pena de pesadas sanções judiciais, como ao final se requer.

2.2. Das indenizações devidas pelo réu

O direito à indenização em decorrência da indevida utilização da marca está prevista pelo Código Civil no Art. 927, que estabelece:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187)[3], causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Como visto no capítulo anterior, vimos que o réu pratica ato ilícito ao utilizar-se da marca também pertencente às autoras, transgredindo os contratos celebrados e o direito de propriedade da marca [Nome da marca] de quem detém o registro no INPI.

Nesse caso, a indenização consiste tradicionalmente, em uma indenização pelo desperdício de investimentos feitos, pois diante dos fatos ora revelados, as autoras terão que terminar contratando outro cantor para atuar com a marca em questão.

A gravação de CD’s, a gravação de videoclipes, o investimento de dinheiro, são meros exemplos do prejuízo que até o momento as autoras estão sofrendo em razão da atitude lesiva do réu. (Docs. js.)

A jurisprudência já enfrentou o tema e comprova a tese aqui defendida, a saber:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CONFRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LEI Nº 9279/96. 1. O ato da ré de expor à venda em sua loja, mercadorias contrafeitas da marca KELME, cuja licença de uso exclusivo no território nacional pertence à autora, constitui crime previsto na Lei nº 9279/96, em seu art. 190. Confira-se: 2. A contrafação restou devidamente demonstrada nos autos da ação cautelar, conforme se infere dos termos do laudo pericial de fls. 55/62, sendo que o quadro comparativo entre as características dos produtos originais e contrafeitos deixa claro que a diferença entre estes é perceptível a olho nu, independentemente de se ter um grande conhecimento técnico acerca do produto. 3. O valor fixado na sentença (equivalente a 30 salários mínimos) mostra-se adequado aos fins a que a indenização por dano moral se destina no caso concreto, que envolvem, essencialmente, a recomposição dos prejuízos causados à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua imagem comercial e de seus produtos, e a prevenção da prática ilegal veiculada pela ré. 4. O reconhecimento da contrafação dá ensejo à indenização por perdas e danos, apurada em liquidação de sentença. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70003080645, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em 11/10/2005)”(destacamos)

Acerca da temática em discussão, é imperioso registrar a lição do eminente doutrinador THOMAZ THEDIM LOBO, em sua obra”Introdução à nova lei de propriedade industrial: lei nº. 9.279/96″, in verbis:

“A proteção conferida pelo registro compreende:

a. a propriedade do desenho industrial adquirida pelo registro;

b. o desenho confere a seu titular o direito de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com esses propósitos o produto objeto do desenho;

c. ao titular do desenho é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos de produzir usar e colocar à venda, vender ou importar sem seu consentimento.

[…].

Ao titular do desenho industrial é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto”[4]. (grifo nosso)

Analogicamente, vemos que a doutrina acima exposta é aplicável as marcas, já que as presunções que justificam o entendimento que a transgressão ao direito de patentes gera indenização, são os mesmos que justificam a indenização no caso da transgressão do direito de propriedade de uma marca.

Em favor das autoras, temos ainda o artigo 208 da Lei de propriedade industrial, que prevê que o quantum indenizatório tem como fator determinante, os ganhos que ocorreriam caso a violação da marca não tivesse ocorrido, vejamos o teor da norma:

“Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

São devidas, na verdade, pela utilização indevida da marca, duas indenizações, uma presumida, pelo simples uso indevido, de caráter in re ipsa e outra referente às perdas danos, se ocorrerem.

Vejamos a previsão legal:

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. […]”

Vemos então que neste caso, além de uma indenização referente à utilização indevida da marca e do abandono contratual pelo réu, pelo prejuízo causado na realização de muitos investimentos da marca [Nome da marca], ainda temos as perdas da falta de repasse dos valores arrecadados com vários shows realizados à revelia das autoras e também pelos shows que deixou de realizar sob a direção das autoras e tudo isso deverá ser apurado em liquidação de sentença.

O Art. 210 da Lei 9.279/96 estabelece até mesmo os critérios para a determinação dos valores dos lucros cessantes, que será sempre a forma mais vantajosa para o prejudicado, a saber:

“Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

No brilhante julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito, várias lições a respeito do tema da indenização por danos materiais e lucros cessantes são disponibilizadas, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.407.523 – DF (2013/0330884-1) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO RECORRENTE : ELASA – ELO ALIMENTACAO S/A ADVOGADOS : GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES E OUTRO (S) – MG031817 ALEXANDRE FIGUEIREDO DE ANDRADE URBANO E OUTRO (S) – MG055283 RICARDO ALVES MOREIRA E OUTRO (S) – MG052583 RECORRIDO : BIGSAN ALIMENTAÇÃO LTDA – MICROEMPRESA ADVOGADO : MÁRCIO DE SOUZA OLIVEIRA E OUTRO (S) – DF015292 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO TRADE DRESS E MARCA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO 1. Cuida-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal. Alega a recorrente omissão, divergência jurisprudencial e ser tradicional empresa do ramo de alimentos, tendo desenvolvido produto denominado” Picanha Fine Burger “, configurando produto inovador, composto por pão, hambúrguer e dois tipos de queijo. Diz ter depositado no INPI 3 requerimentos de registro para proteção e que criou joint ventures em que ficou pactuado o licenciamento de marca e tecnologia, com transferência de know how. Afirma que, em busca de parceria para atuar no Distrito Federal, foi procurada pela recorrida, que visitou sua sede sem firmar parceria, com intenção de praticar concorrência desleal. Pondera que a recorrida passou a fabricar e distribuir imitação grosseira de seu produto, denominando-o” Picanha Big Burger “, razão pela qual manejou ação vindicando a proibição da comercialização e da utilização da marca” Picanha Big Burger “e a utilização do conjunto-imagem de seus produtos. Obtempera que, muito embora tenha sido reconhecida a prática de concorrência desleal, as instâncias ordinárias não acolheram o pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Argumenta que o Tribunal de origem reconheceu o ilícito perpetrado, sendo descabido, à luz dos arts. 209 e 210 da LPI, o entendimento de que seria preciso demonstrar efetivo prejuízo. 2. Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 3. O acórdão recorrido dispôs: Na hipótese, verifica-se que a marca Picanha Big Burguer”, utilizada pela ré, para denominar sanduíche composto por pão, hambúrguer e dois tipos de queijo, vendido pronto para consumo, assemelha-se ao produto produzido pela autora sob a marca Picanha Fine Burguer, única devidamente registrada no INPI, a impor a concessão de tutela inibitória do uso daquele sinal ou qualquer outro semelhante, ante a possibilidade de causar confusão entre os consumidores. […] De fato, ainda que o perito tenha ressalvado que a forma, a dimensão e o material plástico da embalagem utilizada pelas partes para a comercialização de seus sanduíches são comuns para este tipo de produto, é evidente a similitude visual e nominal das marcas, apta a provocar erro ou dúvida no público consumidor, mediante simples apreciação das versões de fls. 60 e 662. […] Por outro lado, não é plausível a condenação da ré à reparação dos supostos danos decorrentes do uso de marca semelhante, porquanto não comprovada a ocorrência de qualquer prejuízo financeiro ou moral à autora. Com efeito, concluiu a perícia contábil que não foi possível apurar, a partir da documentação fiscal e contábil apresentadas, se a autora sofreu ou não prejuízo, registrando ainda que foram vendidas apenas 155 unidades do produto Picanha Big Burguer (fls. 470). […] Nessa esteira, convém observar que existem inúmeros produtos semelhantes (sanduíche, composto por pão, hambúrguer e dois tipos de queijo, vendido pronto para consumo fls. 682/687) no mercado, não podendo se presumir que a autora deixou de vender essas 155 unidades, em razão de erro ou confusão do consumidor no ato de escolha do produto. Inexiste, igualmente, qualquer indício de repercussão negativa no conceito da autora, mormente porque não há notícia de má qualidade do produto produzido pela ré. Merece acolhida a irresignação. Na exordial, a ora recorrente requereu o pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em valor a ser oportunamente apurado. A concorrência lícita é salutar e, em geral, traz grande melhoria em todos os níveis e setores, todavia a desleal é abominável”e capaz de dilapidar e desestabilizar economiais inteiras, isto porque os alimentadores deste tipo de concorrência somente buscam o lucro imediato, sem se importarem com a qualidade da atividade que estão realizando”, induzindo o público consumidor ao erro e à confusão. (VIEIRA, Marcos Antonio. Propriedade industrial: marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 191-194) No caso, a concorrência desleal fica patente pela presença dois elementos, conforme apurado pela Corte local: a intenção de captar clientela alheia e que esta intenção mostrou-se hábil a ocasionar confusão ao público consumidor na escolha dos produtos das partes. Como visto, data maxima venia, segundo entendo, não procede o entendimento perfilhado pela Corte local acerca de que os danos decorrentes de violação do trade dress não são in re ipsa. A doutrina especializada leciona haver afinidade fundamental de todos os institutos da propriedade intelectual. O regime jurídico da propriedade intelectual é manifestação dos princípios que buscam estabelecer a livre concorrência, uma especialização do sistema de repressão à concorrência desleal, tendo nele a sua origem. Por isso, há identidade de finalidade da proteção específica conferida pelo sistema jurídico ao uso exclusivo de bens imateriais, por meio da propriedade intelectual, e a finalidade da proteção genérica ao uso destes bens proporcionadas pelas normas de repressão da concorrência desleal. (OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. Manual de direito das marcas. São Paulo: pilares, 2007, p. 169-171) A Constituição Federal, a Convenção de Paris e a LPI, a par de não fazer nenhuma distinção, trata de conferir igual proteção e direito à reparação dos danos. Ora, por um lado, o art. 5º, XXIX, da Lei Maior, estabelece que a lei assegurará proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos. Por outro lado, a teor do art. 10 bis da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial – Decreto n. 635/1992 -, os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva conta a concorrência desleal, devendo-se, particularmente, proibir-se todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividades industrial ou comercial de um concorrente. Com efeito, o art. 209, caput, da LPI, igualmente dispõe que fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. Embora não se cuide de tutela específica da marca, mas de cessação de concorrência desleal, o trade dress, prestigiado pela constituição e pela legislação interna e transnacional, tem função similar à da marca, denominada pela doutrina”para-marcárias”. Nesse diapasão, Maria Alicia Lima assinala que o Trade Dress é”a vestimenta de um produto ou serviço”,”o aspecto geral de como o produto ou serviço é apresentado ao público”(LIMA, Maria Alicia. Pirataria e Contrafação: da propriedade intelectual ao Trade Dress, Anais do XXVIII Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, ABPI, 2008, ps. 69-70) Menciona-se bem recente precedente da Terceira Turma, REsp 1.677.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, assim ementado: RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. […] 4 – A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida. 5 – Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6 – Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido. 7 – O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. 8 – Recurso especial provido. (REsp 1677787/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017) Com relação aos afirmados prejuízos de ordem extrapatrimonial ressaem também claro do apurado, pois danos morais in re ipsa têm sido reconhecidos pela jurisprudência em caso análogo de contrafação, e foi apurada a violação ao trade dress. Igualmente, extrai-se nítida a possibilidade de confusão e a ilicitude da conduta das recorridas. Ora, data maxima venia, não há como negar a feição econômica do trade dress, que tem função”para-marcária”, sendo conjuntamente com a marca elementos que distinguem e associam sua clientela a seus produtos. Dessarte, renovada as vênias, Denis Borges Barbosa relembra que Pontes de Miranda já lamentava essa postura, assentando que a”tendência dos juristas para não referir, a respeito da propriedade dos sinais distintivos, como a respeito da propriedade das criações industriais, as pretensões e ações reais, inclusive as ações possessórias, provém da relutância mesma, secular, em se receber nos sistemas jurídicos a concepção do direito do direito real sobre bens incorpóreos. Passa o mesmo quanto à propriedade intelectual. Nada justifica tal inoportuna hostilidade ou tal incompreensão impertinente desde que, em textos claros, o sistema jurídicos recebeu o conceito e a técnica”dos direitos sobre res incorporales. (BARBOSA, Denis Borges. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa. O direito constitucional dos signos distintivos. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 4) Ocorreu ofensa aos signos distintivos. Nesses casos, a doutrina anota que a demonstração do dano é tarefa no mais das vezes árdua, ponderando que, por questões de economia processual e para melhor tutela do direito de propriedade, deve o magistrado, ao analisar ações ressarcitórias, limitar a fase probatória à simples existência de violação, pois, na maioria dos casos, a sentença que condena o réu ao pagamento de lucros cessantes é ilíquida, devendo o quantum debeatur ser apurado mediante liquidação. O fato de a condenação ser genérica não significa que a sentença não seja certa ou precisa. A certeza é condição essencial do julgamento, devendo o comando do decisum estabelecer claramente os direitos e obrigações, de modo que seja possível executá-lo. E essa certeza é respeitada, na medida em que a sentença condenatória estabelece a obrigação de indenizar pelos danos causados, fixando os destinatários e a extensão da reparação a serem apurados em liquidação. (GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; NERY JUNIOR, Nelson. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 152-154). É bem de ver que, nesses casos, em linha de princípio, a apuração imediata dos danos não contempla a celeridade e a efetividade processual, a tutela da propriedade industrial e dos direitos do consumidor. Isso porque, nesse tipo de ação, a final, a violação pode nem mesmo ser constatada e, se constatada, a apuração, nessa fase processual, só retardará desnecessariamente a cessação do dano, mantendo-se o efeito danoso de diluição da marca e de confusão aos consumidores. Note-se o escólio doutrinário: Talvez a maior dificuldade nas ações indenizatórias no âmbito da propriedade industrial resida na comprovação do dano sofrido pelo prejudicado, ou seja, demonstrar que, de fato, o proprietário do direito lesado sofreu perdas e danos em virtude da contrafação praticada por terceiro. Nesse sentido, João da Gama Cerqueira, em seu memorável Tratado da Propriedade Industrial, vol. 1, Editora Revista dos Tribunais, 2ª ed., p. 284, salienta que”a prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente, difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Frequentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raro os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca.”Resumindo a lição de Gama Cerqueira, diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador, ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência de violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação. […] Independentemente do critério eleito pelo prejudicado, os lucros cessantes somente serão efetivamente apurados na fase de liquidação de sentença, como previsto no art. 603 do Código de Processo Civil (“procede-se a liquidação, quando a sentença não determinar o valor…”). Isso porque, na esmagadora maioria dos casos, a sentença que condena o réu ao pagamento de lucros cessantes é ilíquida, devendo o quantum debeatur ser apurado mediante liquidação por arbitramento (arts. 606 e 607 do Código de Processo Civil). Assim, será nomeado um perito, que irá apurar os lucros cessantes a que tem direito o prejudicado, com base em um dos critérios previstos no art. 210 da Lei da Propriedade Industrial, previamente indicado no pleito inicial. […] Talvez a única exceção, que dispensaria a liquidação por arbitramento, seja na hipótese de o prejudicado ter optado pelo critério previsto no inciso III, do art. 210 para apurar os lucros cessantes. Nesse caso, o prejudicado poderá fornecer, independentemente de perícia técnica, todos os elementos necessários para a apuração do quantum debeatur, já que os lucros cessantes serão determinados pela remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Vale lembrar que o único legitimado para determinar qual o real valor dessa licença é o próprio prejudicado, tomando por base licenças por ele anteriormente concedidas para terceiros. (SIEMSEN, Instituto Dannemann. Comentários à lei da propriedade industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, ps. 433-442) ——————————————————————– ——————————— Nesse contexto, é fundamental destacar o texto do artigo 209 da Lei 9.279/96, pois garante o direito de o prejudicado ser indenizado por prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre produtos e serviços postos no comércio, mesmo quando não tenham previsão expressa na lei. Vale dizer, independentemente de a lei ter previsto a situação, sempre que o juiz aferir a existência de um ato de violação de direito de propriedade industrial ou de um ato de concorrência desleal, deverá condenar o responsável a ressarcir as perdas e danos decorrentes. […] Quando, no ressarcimento devido ao prejudicado, houver de serem calculados lucros cessantes, determinou o legislador que fosse seguido o critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: (1) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou (2) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou (3) a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse explorar o bem. (MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 301) Ademais, a conduta da ré não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I e VI, do Código de Defesa do Consumidor, cuja rápida definição para cessação desses atos, sobrelevam aos interesses da parte: Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; […] VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; Com efeito, penso que, tendo o acórdão recorrido indicado algumas condutas ilícitas praticadas pela ré, é patente a obrigação de indenizar, que, à luz da causa de pedir e do pedido, demandará o arbitramento pericial do montante a que faria jus o autor. Deveras, a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que há presunção da ocorrência de prejuízo quando se constata o uso indevido de elementos que servem para distinguir os produtos ou serviços, uma vez que a própria violação do direito é tida como capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, v.g., no desvio de clientela e confusão entre as empresas e qualidade de seus produtos, acarretando inexorável dano material e moral, assim como, não raramente, risco à própria solvência da empresa. À guisa de exemplo: CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. 1. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Na hipótese de uso indevido de marca, capaz de provocar confusão entre os estabelecimentos e consequente desvio de clientela, desnecessária a prova concreta do prejuízo, que se presume. 3. Há que ser demonstrado o efetivo prejuízo de ordem moral sofrido pelo titular do direito de propriedade industrial, decorrente da sua violação. Na hipótese, configurado pelo protesto efetuado. 4. Recurso especial provido. (REsp 1174098/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 15/08/2011) _____________ MARCA. Título de estabelecimento. Prejuízo. Lucro cessante. Prova. – A prova do dano (lucros cessantes) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o deferimento de indenização a esse título, salvo quando do próprio fato surge a certeza do prejuízo, como ocorre com a colocação de produto no mercado com a marca de outrem. – No caso de nome do estabelecimento de ensino, era necessária a prova do prejuízo, que não foi feita. – Recurso conhecido e provido. (REsp 316.275/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2001, DJ 19/11/2001, p. 283) ___________________ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CONTRAFRAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, em se tratando de direito de marcas, o dano material pode ser presumido, pois a violação do direito é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais como, o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Por outro lado, há a necessidade de comprovação do efetivo dano moral suportado pela empresa prejudicada pela contrafação, uma vez que, a indenização extrapatrimonial está ligada à pessoa do titular do direito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 51.913/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012) ________________________ Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral. – Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto falsificado, efetivamente comercializado ou não. – Nesses termos considerados, a indenização por danos materiais não possui como fundamento tão-somente a comercialização do produto falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação. – A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a reparação por danos morais. – Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 466.761/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2003, DJ 04/08/2003, p. 295) Isso porque é a própria lei que presume a existência dos danos materiais, sendo decorrência natural da violação da concorrência do mercado. A norma, inclusive, estabelece critérios específicos para se melhor alcançar o quantum debeatur. Nesse passo, define o art. 208 da LPI que”a indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido”, tendo os dispositivos correspondentes assentado que: Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. ________________ Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes: I – os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II – os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. A norma, em nenhum momento, condiciona a reparação à efetiva demonstração do dano, até porque, como dito, é inerente à violação do trade dress, o desvio de clientela, a confusão entre produtos, independentemente da análise do dolo do agente ou da comprovação de prejuízos. O dispositivo autoriza a reparação material se houver ato de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal”, ou seja, a demonstração do dano perpassa pela comprovação da existência do fato – uso indevido do conjunto-imagem. Ademais, deve-se levar em consideração que a referida prova é de dificílima demonstração, como bem destaca doutrina de escol: A prova dos prejuízos, nas ações de perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa quando se trata de infração de registros de marcas, não podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o patrimônio do seu possuidor, constituindo uma das formas mais perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os países, destacam-na como delito específico. Freqüentemente, porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos, porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que o bom senso indica é que o dono da marca realizaria lucros ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da marca. Por outro lado, o titular do registo vê-se obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os prejuízos resultantes da contratação, esse fato não deve ser interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de sua ação criminosa. A simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se apurarem na execução. E não havendo elementos que bastem para se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553 do CC. De outra forma, raramente o dono de marca contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são parcamente arbitrados pelo juiz, ficando quase sempre abaixo do que realmente o autor despendeu para defender a sua marca. (Gama Cerqueira. Tratado de Propriedade Industrial, vol 2., p. 1.129/1131 ou vol. 1, p. 284, 2ed.) __________________ Diante da dificuldade em provar o dano patrimonial, deve o julgador, ao analisar as ações ressarcitórias no campo da propriedade industrial e da concorrência desleal, limitar a fase probatória à simples existência da violação, visto que as perdas e danos são decorrência natural da contrafação (IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei de propriedade industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 488) É, mais uma vez, o que destaca a doutrina: Independentemente do critério eleito pelo prejudicado, os lucros cessantes somente serão efetivamente apurados na fase de liquidação de sentença, como previsto no art. 603 do Código de Processo Civil (“procede-se a liquidação, quando a sentença não determinar o valor…”). Isso porque, na esmagadora maioria dos casos, a sentença que condena o réu ao pagamento de lucros cessantes é ilíquida, devendo o quantum debeatur ser apurado mediante a liquidação por arbitramento (arts. 606 e 607 do Código de Processo Civil). Assim, será nomeado um perito, que irá apurar os lucros cessantes a que tem direito o prejudicado, com base em um dos critérios previstos no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, previamente indicado no pleito inicial. (IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Ob.cit., p. 501) Esse também é o posicionamento da Casa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCA. INSULFILM. VIOLAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. DANO PATRIMONIAL. PRESUNÇÃO. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1- Ação distribuída em 10/6/2008. Recurso especial interposto em 22/5/2014 e concluso à Relatora em 10/10/2016. 2- Controvérsia que se cinge em definir se a pretensão de reparação por danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de propriedade industrial impõe à vítima que comprove o dolo de quem praticou o ato e os prejuízos sofridos. 3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4- O dano patrimonial causado ao titular de direito de marca configura-se com a violação dos interesses tutelados pela Lei de Propriedade Industrial, sendo despicienda a comprovação da intenção do agente em prejudicar a vítima ou do prejuízo causado, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. 5- Recurso especial provido. (REsp 1635556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/11/2016) _________________ PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FIGURATIVA. REGISTRO. NULIDADE DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. CONTRAFAÇÃO RECONHECIDA. SUBSEQÜENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA PELA EMPRESA LESADA. PERÍODO A SER CONSIDERADO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. LEI N. 5.772/1971, ART. 59. I. Ainda que obtido o registro de marca perante o INPI pelas empresas-rés, a cerrada oposição da autora que detinha marca anterior, consubstanciada por notificação e ações judiciais que culminaram com a decretação da nulidade do registro daquela pelo reconhecimento de contrafação geram, para a responsável, a obrigação de indenizar pelos prejuízos, com efeito retroativo à época em que configurado o ilícito. II. Ausência de boa-fé das rés, na conclusão do acórdão estadual, que não tem como ser revista em sede especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. III. Em determinadas circunstâncias, caso dos autos, é possível se presumir, de logo, a ocorrência de prejuízos pela mera demonstração da contrafação, além do que alguns deles foram já referidos pelo aresto objurgado, remetida a apuração da extensão total dos danos para a fase de liquidação por artigos. IV. Recursos especiais conhecidos em parte e improvidos. (REsp 125.694/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 28/11/2005, p. 291) 4. No tocante ao dano moral, o STJ reconhece que o dano moral decorre automaticamente da configuração da violação da marca, conforme recente precedente da Quarta Turma, REsp 1.327.773/MG, por mim relatado. No entanto, como foi apurado que a comercialização limitou-se a apenas 155 sanduíches, o arbitramento deve ser efetuado com parcimônia. 5. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial fixando: a) danos materiais, cujo montante deverá ser apurado em liquidação; b) danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar do evento danoso. Custas e honorários sucumbenciais a cargo da ré, ora recorrida, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 03 de abril de 2018. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (STJ – REsp: 1407523 DF 2013/0330884-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 03/05/2018)” (grifos nos pontos pertinentes a esse caso)

Agora temos certeza que pela corrente de pensamento atual, deve ser o réu condenado ao pagamento de uma indenização pelo simples uso indevido da marca, de natureza objetiva ou in re ipsa, cujo valor deve ser arbitrado e baseado nos investimentos feitos na marca [Nome da marca]e outra, relativa a perdas e danos pelos valores arrecadados com os shows realizados de forma clandestina pelo réu e pelos valores que deixaram de ser ganhos na venda de shows pelas autoras, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença e conforme os shows divulgados pelo réu.

Os critérios para a fixação da indenização devem levar em conta a data da ruptura contratual pelo réu (00/00/0000), bem como a média de shows apuradas no últimos meses do réu (10 apresentações), arbitrando-se o valor de cada apresentação divulgada por ele, caso este não apresente nos autos, os contratos das apresentações divulgadas e que serão objeto de apuração durante a fase de liquidação.

2.3. Da necessidade da prestação de informações e apresentação de documentos pelo réu

Conforme as declarações do próprio réu constantes de mensagens eletrônicas, bem como da divulgação dos shows, está provado nos autos que o autor utiliza-se da marca, de forma indevida, razão pela qual deve informar a quantidade de shows que realizou desde 00/00/0000 até a presente data, para que se possa apurar com o maior grau de certeza, os valores devidos a título de perdas e danos.

Também se faz necessário que o réu seja instado a apresentar os contratos celebrados com os contratantes dos shows que realizou, para que também seja possível apurar as perdas e danos.

2.4. Da tutela de urgência

Conforme prova documental inequívoca, as autoras detém a titularidade da Marca [Nome da marca], pois a primeira autora detém a propriedade do registro e a segunda autora detém parte desse registro por força de contrato.

As transgressões contratuais e legais que o autor cometeu e vem cometendo estão causando sério prejuízo, pois o réu se utiliza de todo o investimento feito na marca, sem dar qualquer satisfação às autoras.

Aqui, mesmo pendente o contraditório e a ampla defesa, não se mostra possível a modificação do direito das autoras na proteção da Marca [Nome da marca], de seu uso não autorizado, indevido e ilícito.

O termo de concessão do uso da marca conferido pelo INPI é prova mais que suficiente para demonstrar inicialmente que o réu não detém a exclusividade de seu uso.

Nos termos do Artigo 300 do Código de processo civil, o presente caso reúne todas as condições para que a tutela de urgência seja concedida, especialmente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de demora da prestação jurisdicional frente ao problema. Vejamos o teor da legislação:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso, mostra-se que é tão indiscutível que o réu não possa utilizar-se da marca sem autorização ou fora dos ditames do contrato celebrado entre as partes, que nem se cogita no caso, o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão.

É importante que também fique claro que as autoras foram impedidas de investir, de auferir lucro conforme o contrato e estão perdendo o que investiram, tudo por conta do uso indevido da marca pelo réu.

O parágrafo primeiro do artigo 209 da Lei de marcas e patentes, também traz dispositivo legal que permite ao juiz, determinar liminarmente a sustação da violação dos direitos de propriedade da marca, conforme vemos em seu próprio texto abaixo copiado:

“Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. […]”

Desta forma, sendo certo que ao proprietário da marca é assegurado o direito de: (i) ceder seu registro ou pedido de registro; (ii) licenciar seu uso; (iii) zelar por sua integridade moral ou reputação, tem-se que a medida ora proposta pela Autoras busca, além da proteção do direito adquirido (garantido constitucionalmente), coibir a continuidade na utilização indevida da marca [Nome da marca]por parte do réu, evitando que sua integridade moral e seu valor financeiro venham a ser abalados, motivo do requerimento de antecipação de tutela.

Conforme vemos nas provas abaixo apresentadas, por amostragem e obtidas nas próprias redes sociais do réu, este está se utilizando da forma que bem entende da marca [Nome da marca], a saber:

[Propagandas de shows pelo réu com o nome da marca]

Como a conta oficial da marca ficou na posse das autoras, o réu ainda burlou isso, criando uma conta em seu nome próprio, contudo utilizando-se da marca [Nome da marca], o que vemos no link https://www.facebook.com/xxxxxxxxx e nas imagens abaixo coladas:

[Imagens da página do facebook do réu]

Conforme restará provado, o réu está praticando um sem número de atividades profissionais, utilizando-se indevidamente da marca [Nome da marca] e essas ilegalidades não podem restar incólumes.

Então o autor pretende e requer por meio desta ação, que Vossa Excelência conceda a tutela de urgência, com fulcro nos artigos 300 do Código de processo civil e § 1º do Artigo 209 da Lei 9.279/96, pois presentes os requisitos autorizadores, para que o réu seja obrigado a abster-se da utilização da marca [Nome da marca], sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo da adoção de outras medidas que assegurem o resultado prático da Ordem judicial, como a expedição de ofícios, a busca e apreensão de material de divulgação, a interdição de locais de apresentação e a criminalização da desobediência da ordem judicial, caso ocorra.

3. Considerações finais

Após a explanação feita nesta petição inicial, vemos clara e perfeitamente que o réu está se utilizando indevidamente uma marca, desrespeitando o direito de propriedade das autoras, bem como os contratos celebrados.

É de rigor que uma medida e sanções legais sejam impostas judicialmente, sob pena de se homenagear uma situação absurda, onde o réu pensa que é imune à lei.

O réu transgride a lei e os contratos e está causando enorme prejuízo, pois paralisou o projeto, desperdiçou investimentos em gravação e prensagem de CD’s, gravação de um DVD, gravação de Videoclips, investimentos em rádios, no pagamento de ajuda de custo mensal de R$ 0.000,00 (valo por extenso) mensais que eram pagos pelas autoras ao réu, enfim, muito prejuízo.

Ações em prol da marca [Nome da marca], como a participação em programas de TV, inserção no mundo artístico e até shows foram feitos para sua valorização e tais situações foram bem sucedidas em razão de influência das autoras junto a pessoas de emissoras de TV, o que é muito valioso, mas é até difícil mensurar.

Por essas razões é que o réu deve ser condenado a se abster do uso da marca [Nome da marca], em qualquer de suas formas, além de ser condenado ao pagamento de uma indenização por dano material (presumida) e também por lucros cessantes, já que o autor deixa de repassar a parte das autoras, dos valores arrecadados com a exploração da marca, em uma verdadeira apropriação indébita de valores.

4. Dos pedidos

Ante ao exposto requerem as autoras:

a) Seja a presente ação recebida e processada na forma da lei, sendo concedida liminarmente e inaudita altera pars, a TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos da fundamentação ora apresentada, ou seja, que seja determinado que o réu se abstenha imediatamente de utilizar a marca [Nome da marca], de titularidade inconteste das Autoras, conforme prova da concessão da marca desde 00/00/0000 pelo INPI, em qualquer ocasião, local e circunstância, enquanto perdurar a presente ação, sob pena de multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas para assegurar o resultado prático esperado da decisão liminar, inclusive a possibilidade da interdição de shows e a criminalização do desrespeito à ordem judicial pelo réu;

b) a citação do réu, por via postal, nos termos do art. 221, inciso I do Código de Processo Civil para, querendo, apresentar defesa no prazo legal aos termos da presente demanda, sob pena de revelia;

c) Que o réu seja obrigado a informar sua agenda de shows desde 00/00/0000, até a presente data, para que seja possível apurar com o maior grau de certeza possível, o número de shows realizados, bem como a remuneração obtida, bem como as cópias dos respectivos contratos, sob pena de valer a média de 10 (dez) shows indicada pelas autoras, com arbitramento judicial da remuneração r apresentação, para fins de apuração da indenização por lucros cessantes;

d) que seja a ação julgada totalmente procedente, para, confirmando ou não a tutela de urgência requerida, seja o réu condenado a não fazer, de forma definitiva, a utilização da marca [Nome da marca], por qualquer meio, de qualquer forma, inclusive em redes sociais e nos sites de vídeos youtube, instagram e em qualquer página da internet sob pena de multa diária, com o consequente recolhimento de materiais que contenham tal expressão e já estejam em circulação, retirada de fotos e vídeos da internet e redes sociais e, ainda seja condenado a pagar uma indenização por danos materiais pelo uso indevido da marca, que deve ser arbitrada por Vossa Excelência e também seja condenado ao pagamento de uma indenização por dano material, consistente em lucros cessantes em razão da exploração financeira indevida da marca de sua titularidade, valores que devem ser apurados em regular liquidação de sentença;

e) Que seja realizada audiência de tentativa de conciliação para que as partes cheguem a um consenso sobre a abstenção do uso da marca [Nome da marca], pelo réu;

f) que o réu seja condenado ao pagamento dos encargos sucumbenciais que se constituem em custas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei;

g) Que seja permitida, além das provas já anexadas a esta petição inicial, a produção de todas as provas que se mostrarem necessárias e pertinentes para a demonstração da verdade dos fatos, especialmente o depoimento pessoal do réu, a oitiva de testemunhas, a juntada de documentos novos, a expedição de ofícios, para que haja o perfeito deslinde da questão.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para os fins de direito.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

São Paulo, junho de 2.020.

XXXX XXX XXXXXXXXX 

OAB/SP XXX.XXXX

ADVOGADO